【 IP7 】王若宸 ∣ 试论权利要求布局的“四意识”

知也2018-01-24 20:14:38

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作者王若宸,清华大学法学院2014级法律硕士,知识产权法专业。

原文《试论权利要求布局的“四意识”》,刊载于《中国发明与专利》,2016年第8期。

 


 权利要求书集中体现了专利的申请主题和保护范围,是专利申请的核心文件,因此,不仅权利要求书的撰写尤为重要,权利要求的布局也同样重要。本文重点探讨一下,权利要求布局的“四意识”。



权利行使意识,又称“便于行使权利”的意识,其原理在于不同类别的权利要求对应不同大小的专利权保护范围,选择何种类别的权利要求对于专利权人权利的行使起到决定性的作用。如上文所述,根据《专利审查指南2010》,权利要求的基本类型有两种,分别是产品权利要求和方法权利要求。对于不同类型的权利要求,《专利法》第十一条第一款分别规定了不同的权利保护范围,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”对于产品专利,其排他权的效力范围是未经许可不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售或者进口该产品;对于产品制造方法专利,其排他权的效力范围是未经许可不得为生产经营目的使用该专利方法,以及使用、许诺销售、销售或者进口利用该专利方法直接获得的产品;而对于单纯的方法专利,其排他权的法律效力仅限于不得为生产经营目的对该方法进行使用。由此可见,不同类型的专利权,其专利排他权的法律效力存在较大的差别。其中,产品权利要求的保护最为周严,方法权利要求的保护力度则相对较弱。因此,在撰写权利要求时,专利申请人应尽量选择撰写产品权利要求,或者同时撰写产品权利要求和方法权利要求,以获得最为周严的权利保护,这种周严的权利保护会在专利侵权诉讼中有着充分的展现。对于产品权利要求,由于其排他权的效力范围最广,专利权人只要能够举证证明被控侵权人实施了五项排他权中的其中一项,就落入了其专利权的保护范围,侵权行为成立;而对于单纯的方法权利要求,专利权人只有证明该被控侵权人为生产经营目的“使用”了该专利方法,才能使得侵权行为成立,这就无形之中增加了专利权人举证的难度。

下面便以“一种控制空调器按照自定义曲线运行的方法”专利为例,对“权力行使意识”进行剖析。该权利要求的内容如下:


 “2、一种控制空调器按照自定义曲线运行的方法,所述空调器包括主机和遥控器,所述方法包括如下步骤:

通过所述遥控器上的键盘设置自定义曲线;

当设置完成后,所述遥控器将已设置好的自定义曲线数据存储在所述遥控器自带的记忆芯片中;

通过所述遥控器的红外信号发射单元将所述自定义曲线数据按编码格式发送给所述空调器主机的红外信号接收单元;

所述空调器主机的红外信号接收单元将自定义曲线数据保存在所述空调器主机的MCU控制芯片自带的RAM中,之后由MCU控制芯片根据RAM中的自定义曲线数据在相应的时间段设置预定的运行参数,并通过所述运行参数来控制所述空调器主机做相应的运转;

其特征在于,所述自定义曲线为自定义睡眠曲线,所述遥控器为具有时间间隔定时功能的遥控器,设置所述自定义睡眠曲线的步骤进一步包括:

用户进入自定义设置状态;

遥控器显示上次设定的睡眠曲线第一个1小时的时间间隔内所对应的温度,如果用户不需要改变温度,则直接确认,则遥控器在该时间间隔内保持该温度;

用户需要改变温度,将该温度调节至所需的第一设定温度,则遥控器在该时间间隔内保持第一设定温度;

接着,遥控器自动增加1小时,并显示上次设定的睡眠曲线第二个1小时的时间间隔内所对应的温度,如果用户不需要改变温度,则直接确认,则遥控器在第二个1小时的时间间隔内保持该温度;

用户需要改变温度,将该温度调节至所需的第二设定温度,则遥控器在所述的第二个1小时的时间间隔内保持第二设定温度;

重复上述温度设定的步骤,直至完成整个睡眠时段的温度设定,从而完成所述自定义睡眠曲线的设定。”

 

首先,从上述权利要求的主题名称可以看出“一种控制空调器按照自定义曲线运行的方法”专利是单纯的方法专利,其排他权的效力范围仅限于为生产经营目的而进行的使用,所以,如果专利权人要起诉他人侵犯其方法专利权就必须举证证明他人“使用”其方法专利,且该“使用”行为必须是“为生产经营目的”。但在本案之中,由于“一种控制空调器按照自定义曲线运行的方法”必须嵌于终端产品——“空调器”之中,通过普通消费者对“空调器”的控制和操作加以使用,所以,该方法专利的使用者只能是使用该“空调器”的普通消费者,而不会是制造该终端产品——“空调器”的生产者。因此,在专利侵权诉讼中,专利权人难以举证证明被控侵权空调器制造者“为生产经营目的使用”了该方法专利,也就难以认定该空调器制造者构成专利侵权。这是因为,一方面,终端产品的制造者在制造产品过程中,一般不存在使用行为,即使认为制造者为了对该终端产品进行质量检验属于使用行为,权利人也难以对此进行举证证明;另一方面,普通消费者对于终端产品的使用并非为了生产经营目的,不能认为是该方法专利的使用者,也不构成专利侵权行为。这就意味着即使其他空调器生产者故意利用专利权人的专利方法进行大批量生产,该专利权人也难以有效了利用其专利的排他权阻止这种侵权行为。

其次,根据《专利法》第十一条,方法权利要求的排他权的效力范围仅为不得为生产经营目的使用该方法,效力范围过于狭窄,显然不利于专利权的保护。方法权利要求与产品权利要求并非完全对立的存在,只要根据该方法专利制造出的终端产品相比于现有产品有着功能上的改进,那么就可以通过修改权利要求主题名称的方式转变权利要求的类型,从而获得更大的权利保护范围。显然,相对于现有技术,利用该“控制空调器按照自定义曲线运行的方法”制作的终端产品——“空调器”有着功能性的改进,因此,我们完全可以选择将其撰写为产品权利要求或者产品制造方法权利要求,从而扩大专利权的保护范围。产品专利的强保护,尤其是对“制造”专利产品行为的绝对保护是对“产品类”专利权人最有力的保护途径。例如,将“一种控制空调器按照自定义曲线运行的方法”改为“一种能够控制自定义曲线的空调器”,这就将简单的方法权利要求转变为产品权利要求,也就将其排他权效力范围由“不得为生产经营目的使用其专利方法”扩张为“不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品”;或者将主题名称改为“一个能够控制自定义曲线的空调器”及“一种控制空调器按照自定义曲线运行的方法”,这种同时撰写产品与方法权利要求的优势在于全方位的保护,既将方法专利纳入排他权效力范围,又禁止了他人对终端产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口行为;又或者改为“一种制造控制自定义曲线空调器的制造方法”,这种简单的将单纯的方法权利要求改为制造产品的方法权利要求的方式也能够适当扩大权利要求的保护范围,将专利排他权的效力范围延伸至直接适用该专利方法制造获得的产品。

由此可见,权利要求类型的选择与权利要求的撰写对专利权的保护尤为重要,合理的权利要求类型的选择能够形成申请专利范围的合理布局,有效的扩大专利排他权保护范围,阻止侵权行为的发生。同时,“权利行使意识”更进一步体现了笔者在另一篇文章中提及的“权力要求撰写的十六字方针”中“合理命名”的重要性。


申请人在被授予专利权之前,即在权利要求撰写的过程中,往往会更加关注其权利要求确定的保护范围是否清晰,大小是否合适,是否能够尽快得到授权等内容,而对于权利要求的布局是否合理恰当,是否能够在今后的专利侵权、专利无效或者撤销程序中发挥全部效力等问题则关注度不够。而这种对权利预期的不足会极大的影响专利权的稳定性和有效性。从专利权保护的角度而言,在权利要求的撰写阶段就要有目的性进行思考,思考写在权利要求书中的每一条权利要求是否重要以及必要,既要能够便于制止专利侵权行为,实现权利要求“攻”的能力,也要能够在专利无效、专利撤销程序中维持专利权的稳定有效,实现权利要求“守”的功能。

因此,在权利要求撰写过程中,申请人应当充分考虑市场上“假想敌”——竞争对手的存在,并站在其竞争对手的角度反复审查权利要求撰写中的不足,加以改进,从而合理设定其权利要求的布局。

第一,应尽量减少放入独立权利要求中的必要技术特征,并通过笔者另一篇文章“权利要求撰写的十六字方针”中“加减检验”的方式反复审查,尽量扩大专利权保护的范围,发挥独立权利要求第一道防线的作用。在充分了解该发明或者实用新型所为实现的技术目的的基础之上,应当充分利用“加减检验”的方式对撰写完成的独立权利要求进行检查,检查是否达到权利要求撰写的目的,尽量“减去”对发明目的没有本质影响的非必要技术特征。在专利侵权诉讼中,根据“全面覆盖原则”,只有被控侵权物的技术特征全部落入专利权的保护范围才能判定侵权成立,而独立权利要求中的必要技术特征越少,专利权保护范围越大,被控侵权物越容易落入专利权的保护范围,侵权行为的成立条件越容易满足。因此,尽量减少独立权利要求中必要技术特征的数量,能够有效的防止竞争对手通过故意减少技术特征数量的方式逃脱侵权责任,强化权利要求“攻”的作用。

第二,充分利用从属权利要求的撰写,将竞争对手可能联想到的“替代方案”尽量写入从属权利要求之中,在深度方面形成立体保护网,扩大并巩固专利权的保护范围。市场上的竞争对手通常会采用替代技术特征的方式规避其行为落入专利侵权的范畴,因此申请人在撰写权利要求时,应当充分考虑这一点,尽量将可能被替换的技术特征或者技术方案充分的写入从属权利要求之中,既不会因为增加技术特征的数量而缩小权利保护的范围,又可以扩大覆盖的技术特征的数量,从而增加多道专利防线,真正做到“攻守兼备”。

下面便以“解文武v.青岛海尔通信专利侵权案”为例,对“假想敌意识”进行具体分析。该权利要求的内容如下:

 

“1.一种手机自动隐形拨号报失的实现方法,其特征在于,该方法包括以下的步骤:

当手机初次使用时,手机的内部处理程序录入合法用户卡所独有的区别于其它用户卡的自身数据或录入合法用户卡所对应的手机号码,并记录合法用户设定的用于自动隐形拨号报失的功能参数以及用于自行修改功能参数和自行合法更换用户卡的功能密码;

当手机每次开机使用时,手机的内部处理程序自动检测并比较当前用户卡的自身参数与预先存储的合法用户卡的自身数据是否一致,或检测并比较当前用户卡对应的手机号码与预先存储的合法用户卡对应的手机号码是否一致,如果一致,则正常使用;如果不一致,则正常使用同时按照设定的功能参数自动隐形拨号。

 

首先,从上述权利要求的主题名称可以看出,该权利要求为单纯的方法权利要求,按照笔者上文的分析,在权利要求类型的选择上,方法权利要求本身就限制了专利权人排他权的效力范围。另外,从其权利要求的内容可以看出,相比于目前的普通手机,该手机能够通过检测并核对当前用户卡对应的手机号码与预先存储的合法用户卡对应的手机号码是否一致,实现自动隐形拨号报失,增加了手机防盗的安全指数,一定程度上实现了功能上的改进。因此,专利申请人完全可以选择撰写为产品权利要求,例如,将“一种手机自动隐形拨号报失的实现方法”改为“一种能够实现自动隐形拨号报失的手机”,充分发挥产品权利要求对专利权人强有力的保护作用。

其次,专利申请人在上述权利要求的撰写阶段显然缺乏“假想敌意识”,过度追求将所欲实现的全部技术特征详细的写入独立权利要求,这也是引发“解文武v.青岛海尔通信专利侵权案”根源之所在。笔者认为,上述权利要求“手机自动隐形拨号报失的实现方法”中“隐形”,“当手机初次使用时”和“当手机每次开机使用时”这些必要技术特征是多余的,或者说限定的过于详细,本文仅用“隐形”这一技术特征为例进行具体分析。显然,在独立权利要求增加必要技术特征的数量相当于限缩专利权的保护范围。根据“全面覆盖原则”,只有被控侵权物的技术特征全部落入专利权的保护范围才能判定侵权成立,这就导致市场中的其他竞争者完全可以简单的通过去掉“隐形”这一技术特征,从而制造出非隐形自动拨号报失的手机,不仅免费利用了专利权人的技术方案,又因为该被控侵权手机的技术特征没有全部落入专利权的保护范围而难以认定构成专利侵权。因此,专利申请人应当在独立权利要求中减去“隐形”这一必要技术特征。另外,如果专利申请人认为“隐形”自动拨号报失这一技术特征应当受到保护,完全可以将其写为从属权利要求,形成权利要求的立体结构,成为专利权的另一道防线,增加其稳定性和有效性。


权利要求中的所有技术特征都是对技术方案的具体描述,理论上都应当指向其主题名称。但是在实践中,由于申请人撰写权利要求时往往会更加专注于如何清楚的描述每一个需要保护的技术特征,而忽略了整个权利要求的布局,从而出现有些技术特征指向主题名称,而有些技术特征仅指向技术方案中的某个部分的混乱现象。这种撰写方式不仅会导致权利要求中主题名称的不明确,也会阻碍审查员对技术方案的整体内容进行深入、全面的了解。另外,在专利侵权诉讼中,如果权利要求中出现了多重主体,会增加法官判定被控侵权物是否落入专利权保护范围的难度,甚至由于难以认定被控侵权行为落入《专利法》第十一条的排他权效力范围,而适用间接侵权理论判定专利侵权成立。但我们必须明确的是,任何侵权行为都是由“单个个体”完成的,理论上并不需要利用间接侵权理论判定侵权成立。

专利间接侵权是指被控侵权人本身的行为并不为专利权所覆盖,不构成直接的专利侵权行为,但由于其向他人提供了属于专利法保护的发明或者实用新型的重要组成部分,或者为他人实施该发明或者实用新型专利提供了必要的辅助手段,客观上为直接侵权行为提供了必要条件。例如,提供、出售、进口仅可用于制造该产品专利的原料或者零部件的行为;提供、出售、进口仅可用于该专利方法的材料、器具或者专用设备的行为。提出专利间接侵权理论的本质目的在于赋予专利权人更宽的救济措施,从而能够更好的保护专利权人的权利。但是,我国在《专利法》修改过程中并未添加“间接侵权”,对此,国家知识产权局曾经解释说,“在专利法中增加制止专利间接侵权行为的规定,实质上是将对专利权的保护扩大到与专利技术相关,但其本身并未获得专利权的保护的产品。因此,专利间接侵权问题已经落入专利权人利益和公众利益之间十分敏感的灰色区域,有关规则的制定和适用略有不当,就会损害公众自由使用现有技术的权利。况且,有关间接侵权的行为可以依据《民法通则》有关共同侵权的规定获得相应救济,故目前在专利法中规定专利间接侵权的时机尚不成熟。”虽然利用专利间接侵权理论能够为目前一些专利侵权案件找到理论依据,但并不能从本质上解决问题。

任何对侵权行为的调整都属于利益的平衡问题,专利间接侵权实质上也是为了在专利权人的权利保护与公众利益之间寻求一个平衡点,达到既可以通过对专利权人的绝对保护排除市场中的恶意侵权行为,又不至于使专利权的排他效力过于扩张,不合理的侵害社会公众的利益的双赢结果。但是,这种调整是不彻底的,因为间接侵权理论适用的前提是已经出现专利侵权诉讼,属于典型的事后调整,难以从根本上解决存在的问题。相反,间接侵权理论的出现,很大程度是因为权利要求中出现了多个主体,根据“全面覆盖原则”难以直接适用《专利法》第十一条判定侵权行为成立而采取的迂回方式,如果申请人在撰写权利要求过程中,坚持“单一主角意识”,时刻牢记主题名称的存在,保持权利要求主体的单一性,便能够从根本上解决问题,从而不再需要适用间接侵权理论。


权利要求书作为专利申请的核心文件,其撰写的结果应该实现专利申请的目的,一是得到确定有效的保护,二是尽可能得到最大范围的保护。可以说,既获得专利授权又得到最大范围的有效保护才是专利申请的根本目的,也是权利要求撰写的宗旨。为了实现这一目的,在撰写权利要求时必须厘清“发明”与“保护”的关系,撰写具有层次意识的权利要求,充分考虑“战略纵深”原则,使专利权“保护”的范围深度化、立体化。

权利要求书并非只能包括一个独立权利要求和多个从属权利要求,如果需要申请专利的发明或者实用新型之间存在联系或者对应关系,那么一个权利要求中就可能会包含多个独立权利要求,这些权利要求之间相互独立,又相互关联,主要包括以下三种类型:

串行独立权利要求,可以概括为“元件—单元—系统”级独立权利要求。由于多个独立权利要求之间必须存在包含或者递进的关系,必然是同类的多个独立权利要求才能构成“元件—单元—系统”模式,既可以同为产品权利要求,也可以同为方法权利要求。虽然多个独立权利要求之间存在包含或者递进的关系,但他们拥有不同的“主题名称”,例如:

 

“1、一种灯丝A。

2、一种用灯丝A制成的灯泡B。

3、一种探照灯,装有用灯丝A制成的灯泡B和旋转装置C。”

 

并行独立权利要求,可以概括为“产品—制造方法—加工设备”级独立权利要求,这种权利要求的撰写模式主要针对产品与方法相结合的发明或者实用新型。如果该方法专利相对于现有技术有着技术上的改进,而通过该方法所得到的终端产品相对于同领域产品也存在着结构或功能上的进步,那么仅撰写为方法权利要求或者产品权利要求都不能全面且同时的对该发明或者实用新型以及其制造方法进行保护,此时,撰写并行独立权利要求既可以将方法以及终端产品同时进行保护,又可以通过上下文之间的联系让审查员更加全面的了解发明内容,从而获得更全面的保护。例如:

 

“1、一种钢带增强塑料复合排水管道”;

“2、一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”,和

“6、一种实施权利要求2所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置”

 

对偶独立权利要求,是指当两项发明或者实用新型之间互为表里,存在对应关系时,比如发射/接收,加密/解密,图像压缩/解压缩,插头/插座等等,可以将这两项发明或者实用新型分别写成独立权利要求并纳入同一个权利要求书,既可以同为产品权利要求,也可以同为方法权利要求。这种撰写方式的优势在于,由于两项发明创造相互匹配,放入同一个权利要求书中能够便于审查员对于技术特征的全面理解。例如:

 

1、一种加密的方法,其特征在于,

……,采取X算法,对信号进行加密运算;

……。

2、一种加密的方法,其特征在于,

……,采取X΄算法,对信号进行加密运算,

……。

  (所述X΄算法是X算法的逆运算)

权利要求是专利法的核心,专利审查员对专利申请文件进行实质审查时,主要针对的就是权利要求,然后再根据授权条件作出是否授权的结论;在专利权无效和撤销程序中,无效请求人或者撤销请求人与专利权人争论的焦点也是权利要求;在专利侵权诉讼过程中,权利要求书确定了专利的保护范围,是专利侵权判断的主要依据。由此可见,专利法就是一场名为权利要求的游戏,权利要求书集中体现了专利的申请主题和保护范围,是专利申请的核心文件,因此,不仅权利要求书撰写在专利申请中尤为重要,权利要求的布局同样重要。因此,充分树立协调“布局四意识”能够让权利要求的作用发挥到实处,真正做到攻守兼备,并让权利要求书在专利无效、专利撤销以及专利侵权诉讼中充分保障专利权人的合法利益。






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